VIOLAÇÃO DE MARCAS E TRADE DRESS: COMO CONFIGURAR?

Por Carlos Ohara

De início, vale refletir se a confrontação de marcas e/ou trade dresses perfaz ciência marcantemente subjetiva ou se pode ser estruturada por metodologia objetiva.

A ideia de subjetividade decorre do fato de que as características divergentes entre duas marcas ou dois trade dresses, tais como: suas especificidades, suas semelhanças estéticas e conceituais, a padronagem de mercado, o impacto na decisão de compra, entre vários outros poderiam ter diferentes percepções para cada pessoa que irá analisar o caso.

A situação de possível subjetividade na análise se agrava, principalmente nos casos em que, por percepções pessoais, se possa configurar violação e a decorrente a prática de concorrência desleal em situações nas quais se conclua que uma empresa, de forma parasitária, esteja utilizando marca ou trade dress de outra com objetivo de confundir o consumidor

Impedir a concorrência desleal é um dos objetivos do Direito da Propriedade Industrial, visto que fere o direito marcário, e traz consequentemente um prejuízo à empresa que teve seu produto assimilado ou copiado e ao consumidor que é levado a erro.

Do escólio de João da Gama Cerqueira, trazido em seu Tratado da Propriedade Industrial, identifica-se três princípios para verificar a existência de possibilidade de confusão entre duas marcas, que também podem ser transportados para os casos de confrontação de trade dress: (i) as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças; (iii) e, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.

Também buscando afastar a subjetividade, Jerome Gilsom, em seu livro “Gilson on Trademarks” [1] discorre sobre esse tema:

“Initial interest confusion is a bait-and-switch cheat, a competitor´s foot in the door at the expense of the legitimate trademark owner. When a company uses another´s trademark to capture customer´s attention and lead customers to its goods or services, that company may be liable for trademark infringement even if the costumer realizes before purchase that the product was not made by the original trademark owner. In other words, there is simply likely confusion that is dispelled before of point of sale.”

Nessa toada, para evitar a subjetividade, pode-se identificar que, anteriormente se utilizava alguns modelos de confrontação, o Modelo Brasileiro, Modelo Americano e o Modelo Europeu, cujo objetivo era, por meio de análises de pontos específicos, identificar a ocorrência ou não de violação do direto alegado.

O Modelo Brasileiro utilizava uma análise de três aspectos para identificação ou não da violação. Por primeiro verificava-se a distintividade, identificando a existência de elementos semelhantes ou idênticos na composição da marca ou do trade Dress em confrontação com o mercado pré-existente.

Por segundo avaliava-se os elementos para identificar se possuem condição meramente funcional, ou seja, com objetivo apenas de utilização e não de identificação. E por fim se a análise era se a reprodução dos elementos poderia causar confusão, erro, associação ou conexão.

Já o Modelo Americano, definido pela American Bar Association no ano de 2003 por meio da resolução (205-23) [2], trouxe a metodologia para definir um modelo por meio do qual seria possível identificar se uma marca/produto é inerentemente distinta em seu mercado e diante da marca/produtos de outros concorrentes.

O chamado Modelo Americano foi trazido ao Brasil a partir do Conselho de Propriedade Industrial, e contava com a análise de cinco elementos para configurar a distintividade da marca ou do trade Dress.

O primeiro elemento que era analisado baseava-se no fato da marca ou trade Dress ser incomum e se fica gravado na memória, ou seja, se era memorável ao consumidor. O segundo elemento estudado era a forma conceitual, a separação do produto, ao ponto em que o consumidor consiga distingui-lo como símbolo fonte do produto, de forma que não seja apenas decorativo, ainda de preferência fazendo referência em um primeiro momento à origem do produto.

O terceiro elemento analisava se a marca/trade Dress constituía ou não uma mera adaptação comum de uma forma já conhecida para o específico ramo de atividades. Por sua vez, o quarto elemento estudava as anterioridades de marcas e trade dresses para concluir se o produto em estudo foi capaz de criar uma impressão comercial distinta quando comparadas aos já existentes. E por fim do mesmo modo que ocorria no Modelo Brasileiro o último elemento analisava se a reprodução dos elementos poderia causar confusão, erro, associação ou conexão.

Já o modelo europeu de confrontação segue uma linha lógica de raciocínio para analisar a possível confusão entre marcas ou trade dresses. Parte primeiramente do princípio que a proteção de uma marca ou trade Dress está atrelado ao risco de confusão. Sobre o tal referido risco deve ser realizado uma averiguação de todos os pontos, em geral, levando em consideração os pontos pertinentes ao caso em questão.

Em sequência, visa analisar as semelhanças entre as marcas ou trade dresses em estudo, com fulcro na observância se existe interdependência entre esta semelhança com o objetivo do produto ou serviço. Ou seja, mesmo havendo fatores que convergem as marcas ou trade dresses sob análise, estas ambas também têm de fornecer ao consumidor a mesma ideia.

A metodologia europeia de confrontação de marca é explicada com maestria pela professora Paola Frassi, portanto cumpre observar um trecho de seu livro [3]:

“The model begins with the statement that the protection of the mark is tied to the risk of confusion; it continues with the statement that the risk of confusion requires an overall evaluation, which takes into consideration all pertinent factors of the case at hand; next is the addition that this evaluation implies a certain interdependence between the factors which enter into consideration and, in particular, between the similarity of trademarks and that of designated products or services; lastly, it explains that the perception of the trademark made by the average consumer of the product in question plays a determinantal role in the overall evaluation of the risk of confusion.

Once this premise is made, it is possible to enter the evaluation of the likelihood of confusion between products, which is an abstract one referring to the registration class, and lastly to consider the appearance of the marks in question.”

Como se observa, todas as metodologias tentavam evitar a análise subjetiva por parte do Magistrado levando à necessidade de perícia para análise detida dos elementos isolados. Os Tribunais brasileiros, preocupados com a fragilidade da análise consolidaram o entendimento da necessidade de perícia técnica e passaram a recomendar a utilização da metodologia denominada “TESTE 360º”.

Apelação cível. Ação inibitória c/c Indenizatória. Autora proprietária de salão de beleza "Beleza Natural" que alega a ocorrência de usurpação do conjunto-imagem (trade dress) de seu empreendimento pelo salão de beleza de propriedade das rés, “Belleza Pura”. Prova pericial que tendo por objeto avaliar comparativamente o conjunto-imagem de duas empresas, sobretudo aspectos relacionados às cores, layout e design gráfico, apresenta amostras em preto e branco não permitindo bem avaliar o objeto da perícia. Prova técnica que se baseia nas diferenças entre o conjunto-imagem das duas empresas e não nas similitudes, que por serem a exceção à regra são o ponto que interessa à perícia. Laudo atécnico e desconforme à regra do art. 473 III CPC. Laudo técnico-pericial que hoje, na forma da jurisprudência superior deve seguir o Método 360º ou “Teste 360º para fins de determinação de possível trade dress. Precedentes no STJ e TJRJ. Sentença anulada. Apelo provido.

(TJ-RJ - APL: 03546007020128190001, Relator: Des (a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 14/12/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2021)

PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. 1. Preliminar de ausência de impugnação específica afastada. 2. Preliminar de negativa de valoração jurídica da prova afastada. 3. Propriedade intelectual. Utilização da marca "Cobra". Registro da marca no INPI pela autora nas Classes 9 e 12 da NCL. Atividade da autora de fabricação de autopeças elétricas. Ré fabrica e comercializa rolamentos automotivos, além de comercializar autopeças em geral, inclusive elétricas e semelhantes às fabricadas pela autora. Atividade de comercialização de autopeças elétricas, ainda que de outras marcas, configura associação indevida entre as marcas das partes por se tratar do mesmo ramo de produtos. Irrelevância para o sistema protetivo marcário brasileiro da diferenciação entre marca de produto e marca de comércio (art. 123 da LPI). Violação à marca configurada não apenas pela confusão de produtos, mas também pela associação indevida (art. 124, XIX, da LPI), ainda que entre a marca de um fabricante e a de um comerciante. Determinação de não exploração pela ré do ramo de autopeças elétricas sob a marca "Cobra". Atividade de fabricação e comercialização de rolamentos. Análise da afinidade entre as atividades desenvolvidas pelas partes. Extenso tempo de convivência entre as marcas no mercado, ausência de supremacia de uma marca em relação a outra, natureza distinta dos produtos e o público-alvo diverso ou altamente especializado. Possibilidade de convivência das marcas no tocante à atividade da ré de fabricação e comercialização de rolamentos, mas com vedação à utilização da marca "Cobra" em conjunto com palavras genéricas relativas ao setor automotivo. 4. Danos materiais. Condenação devida. Quantum a ser apuração em liquidação na forma do art. 210 da LPI. 5. Danos morais. Configuração in re ipsa diante da violação à propriedade intelectual. Condenação devida. 6. Litigância de má-fé da autora. Possibilidade de utilização de notas fiscais de empresas do mesmo grupo econômico para a comprovação de atividade. Má-fé não configurada. 7. Litigância de má-fé da ré. Declaração inverídica quanto à atividade desenvolvida. Condenação devida. 8. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido.

(TJ-SP - APL: 01036886220068260003 SP 0103688-62.2006.8.26.0003, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 21/11/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018)

Embargos de declaração em apelação cível interpostos por dois dos corréus. Ação inibitória c/c Indenizatória. Embargada proprietária de salão de beleza que alega a ocorrência de usurpação do conjunto-imagem (trade dress) de seu empreendimento pelo salão de beleza de propriedade das embargantes rés, Acórdão embargado que deu provimento ao apelo da autora para anular a perícia por considerá-la imprestável ao julgamento da lide. Alegação de preclusão nos declaratórios interpostos que se supera pois a lei processual autoriza o magistrado a afastar a prova pericial inapta ao julgamento da lide. Inteligência dos arts. 370 e parág. ún. c/c 480 CPC/15. Inexistência de preclusão pro iudicato em matéria de provas. Precedentes do STJ. Indicação do método 360º indicado no Acórdão embargado como via técnica para a solução do conflito que não é inovação e tampouco representa surpresa para os embargantes, vez que expressamente mencionado tal critério no laudo pericial embora dele não se utilizasse o perito ¿come il faut¿ tendo a que a partes exerceram amplo contraditório. Questões de mérito suscitadas que extrapolam o objeto dos declaratórios. Correções de erros materiais na forma di inc. III do art. 1022 CPC/15, sem alteração do resultado do julgamento ad quem vergastado. Primeiros declaratórios a que se negam provimento e segundos parcialmente providos.

(TJ-RJ - APL: 03546007020128190001, Relator: Des (a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 15/03/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2021)

Os Tribunais Estaduais passaram a recomendar o “TESTE 360º” e a necessidade de perícia conforme entendimento consolidado do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. 2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição. 3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH. 4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos. 5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1346089 RJ 2012/0108935-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2015)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. ALTO RENOME. PROTEÇÃO ESPECIAL. EFEITOS EX NUNC. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES OU DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação ajuizada em 31/5/2010. Recurso especial interposto em 5/4/2017. Autos conclusos à Relatora em 10/8/2018. 2. O propósito recursal é verificar (i) o cabimento dos embargos infringentes interpostos pelo INPI perante o TRF - 2ª Região e (ii) a higidez do ato administrativo que concedeu a marca MAC D'ORO ao recorrido. 3. Conforme ressaltado pela Corte de origem, os embargos infringentes interpostos pelo INPI, embora concisos em suas razões, contêm exposição clara e específica acerca dos pontos de insatisfação e dos fundamentos que conduziriam, no seu entender, à modificação do acórdão embargado. Não há que se falar, por conseguinte, em ausência de fundamentação ou em violação ao princípio da dialeticidade. 4. A pretensão deduzida pelo recorrente fundamenta-se na alegação de que ele, na condição de titular de diversas marcas formadas pelas expressões MC e MAC (tais como MCDONALD'S e BIG MAC), tem o direito de obstar que o recorrido continue a utilizar sua marca, MAC D'ORO, pois tal expressão constituiria imitação flagrante de seus sinais distintivos. 5. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. 6. A declaração do alto renome não pode retroagir para atingir registros anteriores obtidos de boa-fé por terceiros, devendo seu titular suportar o ônus da convivência. Precedente. 7. Conforme decidido por esta Corte Superior, a análise de eventual colidência de registros marcários deve passar pelo exame dos seguintes critérios principais: (i) grau de distintividade intrínseca das marcas; (ii) grau de semelhança entre elas; (iii) tempo de convivência no mercado; (iv) espécie dos produtos em cotejo; (v) diluição. 8. Tais critérios devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos a priori sobre a relevância em abstrato de cada um deles. 9. Diante do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias específicas da hipótese concreta - grau de distintividade/semelhança, utilização da marca em produtos diversos, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência - impedem que se reconheça que a marca registrada pelo recorrido deva ser anulada. 10. A análise de eventual diluição do poder de distintividade das marcas do recorrente esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 11. Ademais, a proteção contra diluição, degeneração ou vulgarização (fenômeno caracterizado pela perda progressiva da força distintiva dos sinais registrados) é aplicável unicamente em benefício de marcas notórias ou de alto renome, circunstância que somente foi reconhecida à expressão MCDONALD'S dez anos depois do depósito da marca do recorrido. 12. O uso da marca MAC D'ORO, malgrado os registros antecedentes das marcas titularizadas pelo recorrente, não revela circunstância que implique, ao menos potencialmente, violação dos direitos deste, não configurando hipótese de aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição do poder distintivo de seus sinais, sobretudo porque ausentes elementos que permitam inferir que o consumidor possa acreditar que os produtos por ela designados estejam de alguma forma conectados àqueles comercializados pela parte adversa. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(STJ - REsp: 1799164 RJ 2018/0182702-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2019)

O teste supramencionado utiliza elementos os quais devem ser analisados separadamente, para confirmar a colidência de marcas ou trade dresses. Totalizam sete elementos a serem observados isoladamente e nenhum deve sobrepor aos demais, devendo ter o mesmo peso para a consideração final da violação ou não.

Sobre esse assunto cumpre observar os ensinamentos de Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola [4], transcrito abaixo:

“Nenhum desses elementos deve se sobrepor aos demais, sendo certo que o resultado da avaliação de um critério isoladamente não confirma nem elimina a colidência das marcas sob exame. O grau de relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante do caso concreto”

O primeiro elemento no teste 360º se baseia no grau de distintividade intrínseca da marca ou trade Dress. Ou seja, é realizada a análise de quão distinto uma marca ou um trade Dress é em relação às outras com as quais convive no mercado.

Nesse sentindo, é analisado a priori o mercado, do ramo específico como um todo, de modo que se analisa o diferencial e os padrões que determinada marca ou trade Dress possa ter.

João da Gama Cerqueira, ilustre jurista, que trabalha no tema de propriedade industrial menciona esse assunto em seu tratado, como transcrito abaixo:

“Se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas.” [5]

O segundo ponto do teste 360º visa analisar o grau de semelhança entre as marcas ou trade dresses em estudo. Por oportuno, vale de princípio, novamente apresentar as lições do Ilustríssimo Gama Cerqueira:

“Do preceito se deduzem três princípios da maior importância no assunto:

1º. as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;

2º. as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;

3º. finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.”

A comparação de duas marcas ou trade dresses deve ser analisada com imperiosa atenção, pois ocorre que a infinidade de características por elas compostas, impõe a necessidade de identificar os elementos mais relevantes para a identificação estética e/ou conceitual por parte do consumidor.

Portanto, segundo os ensinamentos de Gama Cerqueira, além de toda a jurisprudência pátria e as doutrinas já existentes sobre o assunto, deve ser colocado foco mais atenta nas semelhanças do que nas diferenças entre as marcas e/ou trade dresses.

Assim, de uma forma simples, objetiva e clara deve ser identificadas e apontadas as semelhanças existentes e verificado se o grau ou a qualidade das semelhanças são suficientes a gerar associação ou confusão.

Passando ao terceiro aspecto, cumpre observar a legitimidade e fama do suposto infrator. A origem da empresa do possível infrator, seus ativos de propriedade intelectual e principalmente a fama e benefícios que possam ter sido adquiridos por ele são elementos que podem contribuir para identificar se há ou não a possibilidade de coexistência.

Logo de início pode ser definido que, geralmente, quanto maior for a fama do suposto infrator, menor são as chances de confusão entre as marcas ou trade dresses sob estudo. Isso se dá pelo fato de uma marca que contenha fama e prestígio não tenha motivos de ferir, prejudicar ou sé associar a uma marca relativamente inferior.

A quarta característica a ser analisada se baseia no tempo de convivência das marcas ou trade dresses no mercado em que atuam. Este aspecto reproduz o comando da Convenção da União de Paris, no já citado artigo 6 Quinquies, C, 1.

“Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.”

Tal comando visa o reconhecimento fático de que existe ou não a confusão entre os sinais sob estudo. Quando há risco de confusão decorrente da coexistência das marcas, os anos de convivência acabam, normalmente, por propiciar provas concretas de confusão real entre os sinais.

Nessa toada, cumpre salientar que este aspecto não visa, a priori, observar qual das marcas ou trade dresses se apresentou primeiro no mercado em que atua. Ou seja, não é de imperiosa importância saber qual é mais antiga, mas deve ser estudado o tempo em que ambas estão atuando e se o referido tempo foi o suficiente para apresentar provas concretas que uma marca ou trade Dress violou o direito da outra.

Após a análise do tempo de convivência é então estudada a questão de anterioridade da marca ou do trade Dress. Quando há um tempo considerável entre a criação das marcas sobre estudo, é possível apresentar prioridade para a mais antiga.

Passando para o quinto aspecto, no presente é analisado de forma técnica a espécie dos produtos em cotejo pelas marcas ou trade dresses. De suma importância verificar se os produtos e serviços identificados pelas marcas e trade dresses sob estudo são substituíveis entre si. Se o consumidor que busca o produto poderia ser atendido em suas necessidades tanto por um, quanto por outro competidor.

Nesse sentido, não basta que o gênero seja o mesmo, o que se deve observar é se o produto ou serviço tem a mesma utilidade para o consumidor. Se os produtos se destinam a resolver os mesmos problemas ou anseios do consumidor ou suprir as mesmas necessidades ou anseios. Vale observar uma jurisprudência do TJRJ sobre esse assunto:

“Embora as empresas atuem no comércio de gêneros médicos, as classes são distintas, sendo certo que a ‘proteção limita-se às mercadorias para as quais é registrada e realmente utilizada’, não havendo que se falar em colidência, até porque não se trata de marca notória ou de alto renome, não se tendo apresentado indícios de má-fé.

(...)

Impõe destacar que as empresas coexistem há alguns anos, só tomando conhecimento uma da outra após o fato citado – pedido de orçamento equivocado -, sendo que, em algum momento, estiveram próximas de um acordo”

(Apelação cível 0221546-08.2012.8.19.0001, 19ª Câmara Cível, Relator: Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 26/11/2013)

Outro ponto de mesma importância aos aspectos já supracitados é avaliar a atenção que o consumidor irá ter na hora da compra.

Muitos produtos ou serviços são adquiridos por impulso ou sem grande grau de atenção o que facilita a ocorrência de associação, confusão ou conexão entre marcas ou trade dresses semelhantes. Por outro lado, produtos voltados a consumidores técnicos ou adquiridos por meio de processos de compra complexos são menos suscetíveis à confusão. Da mesma forma, produtos com valores de venda elevados costumam demandar ampla pesquisa e muita atenção por parte do consumidor, afastando a colidência.

Esse aspecto analisa, em suma, a complexidade da compra. Cumpre ressaltar que quanto mais capital investido na compra de um produto, mais atenção será tomada pelo consumidor, sendo o inverso verdadeiro.

O sétimo e último elemento que é analisado no teste 360º tange o assunto sobre a diluição. Vale pontuar que a legislação não rechaça apenas a confusão direta do consumidor (compra de um produto por outro), mas também veda os atos capazes de provocar a associação entre as marcas ou trade dresses, também chamado de “ar de família”.

Nesse sentido, entende-se que para a associação das marcas ou trade dresses seja considerado como um ato ilícito, devem restar configurados ao menos um dos dois elementos a seguir apresentados: i) o enriquecimento sem causa do infrator e ii) a diluição do poder distintivo da marca por ataque à unicidade ou à reputação.

CONCLUSÃO

Como se verificou, para afastar a possibilidade de subjetividade na análise de confrontação entre marcas e trade dresses, é importante seguir uma metodologia que analise de forma autônoma e objetiva os elementos isolados que compõem os ativos de propriedade intelectual para que se possa, de forma cientifica e técnica concluir pela ocorrência ou não de violação e diante da análise do somatório das conclusões de cada um dos itens se possa ter uma visão global e identificar, ainda, se a violação configura concorrência desleal e dano material indenizável.

Bibliografia

[1] :Jerome Gilson, in Gilson on Trademarks, Ed. Lexis Nexis, 2013, Volume 2, Capítulo 5, p. 175.

[2] Extraído da seção de propriedade intelectual da American BAR Association em 15.jul.2005, no seguinte endereço: http://www.abanet.org/intelprop/june03chair.html

[3] In “The European Court of Justice Rules on the Likelihood of Confusion Concerning Composite Trademarks: Moving Towards an Analytical Approach”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, publicado por Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich, volume 37, no. 4/2006, p. 439.

https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista69/Revista69_129.pdf

1 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010, vol. II, tomo II, p. 50/51.

2 CABRAL, Filipe Fonteles; e MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360º de Confusão de Marcas. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 132, set/out de 2014, p. 14/22.

[4] FILIPE FONTELES CABRAL e MARCELO MAZZOLA em http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/Artigo_revista_juridica.pdf.pdf

[5] Tratado da propriedade industrial, v. II, Ed. Forense, p. 819